Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Katowicach

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Katowicach XXIV Wydział Własności Intelektualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący:	Sędzia Jarosław Antoniuk
Protokolant:	st. sekretarz sądowy Edyta Zając

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2022 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z.

przeciwko R. S.

o zaniechanie

1.  nakazuje pozwanej R. S. zaniechania naruszenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy (...) o numerze R. (...) poprzez zakazanie pozwanej wykorzystywania w prowadzonej przez pozwaną działalności zarobkowej oznaczenia zawierającego słowa (...) dla oznaczenia usług gastronomicznych i hotelarskich polegającego na oferowaniu i świadczeniu przez pozwaną usług gastronomicznych i hotelarskich pod tym oznaczeniem, umieszczaniu tego oznaczenia na dokumentach związanych ze świadczonymi przez pozwaną usługami gastronomicznymi i hotelarskimi oraz posługiwaniu się tym oznaczeniem w celu reklamy świadczonych przez pozwaną usług gastronomicznych i hotelarskich;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od pozwanej R. S. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. kwotę 5.357,00 zł (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.040,00 zł (pięć tysięcy czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Sędzia Jarosław Antoniuk

Sygn. akt XXIV GW 136/21

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 14 czerwca 2022 r.

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. na podstawie na podstawie art. 153 ust. 1 i art. 154 w zw. z art. 296 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, zwanej dalej „p.w.p.”) wniósł o nakazanie pozwanej R. S. zaniechania naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy (...) o numerze R. (...) poprzez zakazanie pozwanej wykorzystywania w prowadzonej przez pozwaną działalności gospodarczej oznaczenia zawierającego określenie (...) dla oznaczania usług gastronomicznych oraz usług, z którymi powiązane jest świadczenie przez pozwaną usług gastronomicznych, polegającego na oferowaniu oraz świadczeniu przez pozwaną usług gastronomicznych oraz usług, z którymi powiązane jest świadczenie przez pozwaną usług gastronomicznych pod tym oznaczeniem, umieszczaniu tego oznaczenia na dokumentach związanych ze świadczeniem usług gastronomicznych oraz usług, z którymi powiązane jest świadczenie przez pozwaną usług gastronomicznych pod tym oznaczeniem oraz posługiwaniu się ww. oznaczeniem w celu reklam tych usług, w tym zakazanie:

a) wykorzystywania oznaczenia zawierającego określenie (...) jako nazwy prowadzonego przez pozwaną lokalu zlokalizowanego w K. (ul. (...), (...)-(...) K.);

b) umieszczania oznaczenia zawierającego określenie (...) na szyldzie prowadzonego przez pozwaną lokalu zlokalizowanego w K. (ul. (...), (...)-(...) K.);

c) wykorzystywania oznaczenia zawierającego określenie (...) w menu lokalu pozwanej zlokalizowanego w K. (ul. (...), (...)-(...) K.);

d) wykorzystywania słów (...) w domenie internetowej pozwanej (adresie internetowym), w tym w adresie (...) oraz adresie poczty internetowej (...);

e) wykorzystywania określenia (...) w Internecie, w tym na stronie internetowej (...). na zdjęciach oraz profilach na platformie F., B..com oraz T. dla oferowania, reklamowania, promocji i oznaczania działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwaną w zakresie usług gastronomicznych oraz usług, z którymi powiązane jest świadczenie usług gastronomicznych;

f) wykorzystywania określenia (...) w serwisie(...) dla oznaczania działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwaną w zakresie świadczenia usług gastronomicznych oraz usług, z którymi powiązane jest świadczenie usług gastronomicznych.

Ponadto, powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości trzykrotności stawki minimalnej, chyba że powód złoży na rozprawie spis kosztów.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że jest uprawniony do słowno-graficznego znaku towarowego (...), podczas gdy pozwana, wykorzystując oznaczenie zawierające element słowny (...)podobne do przysługującego powodowi znaku towarowego (...), świadczy usługi gastronomiczne oraz usługi, z którymi powiązane jest świadczenie usług gastronomicznych, a zatem usługi identyczne lub co najmniej podobne do usług zaopatrzenia w żywność i napoje restauracji oraz baru, dla których to zarejestrowany został znak towarowy powoda i z uwagi na podobieństwo oznaczeń oraz identyczność lub co najmniej podobieństwo usług świadczonych przez strony zachodzi w sprawie ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia tych usług.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego i uiszczonej opłaty od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwana podniosła, że określenie (...) nie jest wykorzystywane dla oznaczenia usług gastronomicznych oraz usług, z którymi powiązane jest świadczenie przez pozwaną usług gastronomicznych pod tym oznaczeniem, świadczone przez nią usługi nie są identyczne lub co najmniej podobne do usług zaopatrzenia w żywność i napoje, dla których zarejestrowany został znak towarowy powoda, określenie (...) nie jest wykorzystywane przez pozwaną jako nazwa prowadzonego przez pozwaną lokalu zlokalizowanego w K., nie ma miejsca podobieństwo oznaczeń oraz identyczność lub co najmniej podobieństwo usług świadczonych przez strony mogące stanowić przyczynę wystąpienia ryzyka wprowadzenie odbiorców w błąd co do identyfikacji stron i świadczonych przez nie usług, a tym samym nie doszło do naruszeń prawa ochronnego na znak towarowy o numerze R. (...).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. jest uprawniony do słowno-graficznego znaku towarowego (...) o wyglądzie: i numerze prawa wyłącznego R. (...) zgłoszonego w Urzędzie (...) w dniu 28 listopada 2017 r. i zarejestrowanego w dniu 11 maja 2018 r. dla klasy 43 (restauracja, bar) klasyfikacji nicejskiej (wydruk z rejestru znaków towarowych (...) wygenerowany w dniu 3 grudnia 2020 r. – k. 49-51, świadectwo ochronne z dnia 24 października 2017 r. – k. 52-54).

Powód jest uprawniony do słownego znaku towarowego (...) o numerze prawa wyłącznego R. (...) zgłoszonego w Urzędzie (...) w dniu 10 sierpnia 2020 r. i zarejestrowanego w dniu 25 lutego 2021 r. m.in. dla klasy 43 klasyfikacji nicejskiej (fakty, o których informacje są powszechnie dostępne w rejestrze znaków towarowych (...) w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

Powód prowadzi w Z. hotel (...), a także znajdującą się w tym hotelu restaurację (...) (...), która cieszy się uznaniem klientów (wydruki zrzutów ekranu ze strony internetowej powoda – k. 37-44, wydruk zrzutów ekranu z agregatora opinii (...) – k. 46-47).

Znak towarowy powód umieszcza m.in. na stronie internetowej hotelu (...) w tej jej części, która dotyczy restauracji (...) (...), w zmodyfikowanej wersji na okładce menu oraz na drzwiach wejściowych do restauracji (wydruk zrzutu ekranu ze strony internetowej (...) – k. 39, wydruk zrzutu ekranu galerii zdjęć na stronie internetowej(...) – k. 40-41, dowód z zeznań świadka R. U. – k. 379-381)

Pozwana R. S. w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą (...) zajmuje się w K. od dnia 1 stycznia 2019 r. wynajmem pokojów gościnnych z użyciem oznaczenia (...) oraz świadczeniem usług gastronomicznych od wiosny 2020 r. z użyciem oznaczenia Restauracja (...), które to usługi dostępne są dla gości najmujących pokoje oraz gości z zewnątrz. Pokoje gościnne pozwanej oraz lokal gastronomiczny znajdują się w jednym budynku. Restauracja pozwanej oferuje m.in. śniadania, zupy, dania mięsne, pierogi, pizzę, desery oraz napoje (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej wygenerowany w dniu 16 marca 2021 r. – k. 38, wydruki ze strony internetowej (...) – k. 60-61, menu restauracji pozwanej – k. 61-69, dowód z zeznań świadka K. L. – k. 383, dowód z zeznań świadka M. P. – k. 383 v.- 384, dowód z zeznań świadka D. F. – k. 381, dowód z zeznań świadka P. F. – k. 382 v.-383, dowód z przesłuchania pozwanej – k. 404-405).

W chwili wniesieniu pozwu pozwana posługiwała się następującymi oznaczeniami na szyldach i menu: , . Szyldy oraz menu pozwanej zostały w toku procesu zmienione na: , (fotografia szyldów dotyczących działalności gospodarczej pozwanej ze strony internetowej (...) – k. 60, fotografia pierwszej karty menu – k. 81, fotografia szyldów dotyczących działalności gospodarczej pozwanej ze strony internetowej (...)– k. 393, fotografia pierwszej karty menu – k. 391).

W chwili wniesienia pozwu pozwana posługiwała się wyłącznie stroną internetową o domeny (...) i rozszerzeniu „eu”, której jest ona abonentem, oraz adresem poczty internetowej (...), a w toku procesu stronę internetową o nazwie domeny (...) i rozszerzeniu „eu” zaczęła ona wykorzystywać jako stronę startową przekierowującą na stronę internetową o nazwie domeny (...) i rozszerzeniu „pl”. W chwili zamknięcia rozprawy na wskazanych wyżej stronach internetowych pozwana posługiwała się oznaczeniem oraz . W chwili wniesienia pozwu na stronie internetowej (...) znajdowała się zakładka (...) prowadząca do listy oferowanych w restauracji pozwanej dań i napojów. W toku postępowania zakładka ta została zmieniona na (...) Restauracja (...) (wydruki ze strony internetowej (...) – k. 60-69, wydruk zrzutu ekranu ze strony internetowej(...) co abonenta domeny o nazwie (...) – k. 101, wydruk ze strony (...) w internetowym serwisie społecznościowym F. co do adresu poczty elektronicznej – k. 92, wydruki ze strony internetowej(...) – k. 417-418).

W chwili sporządzania niniejszego uzasadnienia pozwana posługuje się oznaczeniem zamiast , a strona (...) jest stroną startową przekierowującą na stronę internetową o nazwie domeny (...) i rozszerzeniu „pl” (fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna w sieci Internet w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

Pozwana prowadzi w internetowym serwisie społecznościowym F. stronę o nazwie (...), poprzez którą reklamuje ona m.in. świadczone przez siebie usługi gastronomiczne. Ponadto, w toku postępowania pozwana zaczęła prowadzić w internetowym serwisie społecznościowym F. stronę o nazwie „(...) Restauracja i (...) (...), a jako zdjęcie w tle tej strony umieszczono fotografię, na której umieszczony jest m.in. szyld o wyglądzie (w wersji kolorowej) (wydruki ze zrzutów ekranu przedstawiającego stronę (...) w internetowym serwisie społecznościowym F. – k. 92 i 421-422, wydruki ze zrzutów ekranu przedstawiającego stronę „(...) Restauracja i (...) (...)” w internetowym serwisie społecznościowym F. – k. 419-420). W chwili sporządzania niniejszego uzasadnienia nazwa strony (...) została zmieniona na (...) (fakt, o którym informacja jest powszechnie dostępna w sieci Internet w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

W internetowym serwisie internetowym służącym do rezerwacji zakwaterowania (...) w chwili wniesienia pozwu i w chwili zamknięcia rozprawy istniała możliwość rezerwacji pokojów gościnnych u pozwanej poprzez podstronę serwisu (...), na której umieszczono m.in. tytuł(...) K. – N. (...) (...)” oraz informację o tym, że w obiekcie znajdują się restauracja i bar (wydruki zrzutów ekranu z internetowego serwisu (...) – k. 122-128). W chwili sporządzania niniejszego uzasadnienia tytuł ten brzmi: (...) K. - N. (...) (...) - Restauracja – (...)” (fakt, o którym informacja jest powszechnie dostępna w sieci Internet w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

W internetowym agregatorze opinii (...) istnieje podstrona dotycząca działalności gospodarczej pozwanej, na której umieszczono tytuł (...), a także informację w języku angielskim o tym, że w obiekcie znajdują się restauracja i bar (wydruki zrzutów ekranu z internetowego agregatora opinii (...) – k. 220-221).

W chwili wniesienia pozwu pozwana posługiwała się wizytówką w serwisie (...) o nazwie: (...) K. – N. (...). (...)» Restauracja (...)«” – P. (...)”. W toku postępowania pozwana zmieniła nazwę wizytówki na: (...) K. – N. (...) (...)– K.” (wydruk ze zrzutu ekranu z Google Maps – k. 135, wydruk zrzutu ekranu wyszukiwarki G. – k. 416). W chwili sporządzania niniejszego uzasadnienia nazwa ta brzmi: (...) K. - N. (...) (...) – K.” (fakt, o którym informacja jest powszechnie dostępna w sieci Internet w rozumieniu art. 228 § 2 k.p.c.).

Zdarza się, że restauracja powoda mylona jest z restauracją pozwanej w mediach społecznościowych oraz w trakcie telefonicznych rezerwacji stolików (dowód z zeznań świadka R. U. – k. 379-381, dowód z zeznań świadka D. F. – k. 381, dowód z zeznań świadka S. P. – k. 381 v.-382, dowód z przesłuchania powoda – k. 402 v.-404).

Ustalając powyższy stan faktyczny, Sąd oparł się na dokumentach szczegółowo wskazanych przy każdej z okoliczności. Dokumentom tym należało przypisać walor wiarygodności, ponieważ na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału Sąd nie uznał, aby ujawniły się jakiekolwiek okoliczności mogące z urzędu budzić co do nich wątpliwości.

Sąd oparł się także częściowo na dowodach z przesłuchania stron oraz świadków, gdyż brak było podstaw do kwestionowania ich prawdziwości, albowiem znajdowały one w części potwierdzenie w dowodach z dokumentów. Wskazać przy tym należy, że dowód z zeznań świadka P. F. okazał się nieprzydatny do ustalenia okoliczności występowania pomyłek dotyczących lokali gastronomicznych powoda i pozwanej, gdyż świadek ten był jedynie gościem restauracji pozwanej i nie mógł mieć wiedzy o wskazanej wyżej okoliczności. Na podstawie art. 235 ² § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd pominął dowód z zeznań świadków M. P. i K. L. na okoliczność wielkości zaplecza gastronomicznego pozwanej jako nieistotny dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, ponieważ wielkość zaplecza gastronomicznego pozwanej nie mogła mieć w niniejszej sprawie istotnego wpływu na ocenę podobieństwa czy też identyczności usług świadczonych przez strony.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie, aczkolwiek nie w pełni.

Do istoty sporu w niniejszej sprawie należało ustalenie, czy pozwana w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, oznaczając świadczone przez siebie usługi słownym znakiem (...) oraz słowno-graficznymi znakami z elementem słownym (...) narusza prawa podmiotowe powoda do znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem R. (...) o wyglądzie: .

Z art. 153 ust. 1 i 2 „p.w.p.” wynika, że prawo ochronne na znak towarowy jest bezwzględnym prawem podmiotowym o czasowo i terytorialnie ograniczonej skuteczności. Przepis ten stanowi podstawę do wyodrębnienia strony pozytywnej, obejmującej swym zakresem prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Polski oraz strony negatywnej obejmującej roszczenia służące uprawnionemu na wypadek wkroczenia przez naruszyciela w zakres przysługującego mu prawa wyłącznego.

Zgodnie zaś z art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego.

Zdefiniowane przez ustawodawcę typy naruszeń wiążą się – co do zasady – z negatywnym wpływem działania osoby nieuprawnionej na możliwość pełnienia przez znak towarowy przynależnych mu funkcji (w szczególności dystynktywnej), nie w każdej zatem sprawie uprawniony zmuszony jest do odrębnego wykazywania spełnienia tej przesłanki. Wydaje się jednak celowe i przydatne wyjaśnienie tej kwestii, by wyeliminować wszelkie mogące powstać na gruncie stanu faktycznego wątpliwości co do charakteru działania obowiązanego i jego potencjalnych skutków na wykonywanie przez uprawnionego prawa do znaku towarowego. Kwalifikacja naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na tle art. 296 ust. 2 p.w.p. powinna być dokonywana według zasad wypracowanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej na tle Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zmienionej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych) oraz nieobowiązującego już rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego i przeciwstawianego mu oznaczenia obowiązanego opiera się na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające (dominujące), a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy lub, gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta (tak wyrok Trybunału z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00 (...) ). Dwa znaki towarowe są do siebie podobne jeżeli, z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01(...) ). Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta (tak wyroki Trybunału z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 (...) , z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie C-591/12 (...) ).

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 (...) z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 (...) ). Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności – tak wyroki Trybunału z dnia 23 października /2002 r. w sprawie T-6/01 (...) , z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 (...) , z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 (...) )

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłoniona do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstw), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo (tak wyroki Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 (...) , z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 (...) , z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 (...) , z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C-254/09(...) i wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie T-303/08 (...) ) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...) , z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 (...) , z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 (...) , z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie C-591/12 (...) oraz wyroki Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 (...) i z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie T-460/07 (...) ). Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 (...) , z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 (...) i z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 (...) ).

Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku) (tak wyroki Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97(...) , z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 (...) i z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97(...) ). Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców a jego charakterem odróżniającym, tym bardziej wzmocnionym, im bardziej znak jest znany. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych. (tak wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 (...) ) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 lipca 2016 r., sygn. akt XXII GWo 67/16, LEX nr 2246411).

Wyłączność powoda używania na terytorium Polski znaku towarowego (...) o numerze prawa wyłącznego R. (...) dla restauracji i barów z pierwszeństwem od dnia 28 listopada 2017 r. wynika w sposób niewątpliwy z dokumentów i wydruków ze stron internetowych przedstawionych przez powoda, a także z powszechnie dostępnych informacji zawartych w rejestrze znaków towarowych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ulegało także wątpliwości, że wskazany wyżej znak towarowy powód umieszcza na stronie internetowej hotelu (...) w tej jej części, która dotyczy restauracji (...) (...), w zmodyfikowanej wersji na okładce menu oraz na drzwiach wejściowych do restauracji.

Pozwana z kolei zajmuje się wynajmem pokojów gościnnych z użyciem oznaczenia (...) oraz świadczeniem usług gastronomicznych od wiosny 2020 r. z użyciem oznaczenia Restauracja (...), które to usługi gastronomiczne dostępne są dla gości najmujących pokoje oraz gości z zewnątrz. Wobec poczynionych w toku procesu szeregu zmian oznaczeń, którymi posługuje się pozwana, przyjąć należało, że na chwilę zamknięcia rozprawy spór w niniejszej sprawie koncentrował się w istocie na:

a)  wykorzystywaniu oznaczenia zawierającego określenie (...) jako nazwy prowadzonego przez pozwaną lokalu;

b)  umieszczaniu oznaczenia zawierającego określenie (...) na szyldzie prowadzonego przez pozwaną lokalu;

c)  wykorzystywaniu słów (...) w domenie internetowej pozwanej (adresie internetowym), w tym w adresie (...) oraz adresie poczty internetowej (...);

d)  wykorzystywaniu określenia (...) w Internecie, w tym na stronie internetowej (...) na zdjęciach oraz profilach na platformie (...), (...) oraz (...) dla oferowania, reklamowania, promocji i oznaczania działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwaną w zakresie usług gastronomicznych oraz usług, z którymi powiązane jest świadczenie usług gastronomicznych;

e)  wykorzystywania określenia (...) w serwisie (...) dla oznaczania działalności gospodarczej prowadzonej przez pozwaną w zakresie świadczenia usług gastronomicznych oraz usług, z którymi powiązane jest świadczenie usług gastronomicznych.

Oceniając podobieństwo usług świadczonych przez pozwaną oraz usług, dla których zarejestrowany został znak powoda, przypomnieć należy, że do istotnych kryteriów służących do porównania towarów lub usług zalicza się przede wszystkim charakter, przeznaczenie, sposób użycia, charakter uzupełniający, konkurencyjność kanały dystrybucji, właściwy krąg odbiorców, typowe pochodzenie towarów/usług (por. wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 (...) i Sądu z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie T-85/02 (...) ). W niniejszej sprawie to właśnie ze względu na kanał dystrybucji oraz grupę użytkowników i podmiot świadczący usługi przyjąć należało, że usługi restauracyjne, dla których zarejestrowano znak powoda, są co najmniej podobne do usług hotelarskich łączonych z usługami gastronomicznymi. Pozwana oferuje i serwuje posiłki oraz napoje w lokalu, który usytuowany jest budynku mieszczącym wynajmowane przez nią pokoje, a zatem, bez względu na odmienne oznaczenie restauracji pozwanej, działalność gastronomiczna pozwanej może być i, jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, jest nawet przez uważnego konsumenta postrzegana jako pozostająca w bezpośrednim związku z działalnością hotelarską, co konsekwencji prowadzi do utożsamienia usług świadczonych z użyciem oznaczenia „(...)”, tj. usług hotelarskich z usługami restauracyjnymi. Co więcej, grupa odbiorców usług oznaczonych znakiem powoda oraz oznaczeniami pozwanej będzie tożsama, gdyż składać się będą na nią turyści odwiedzający północne podnóże Tatr. Podnieść przy tym wypada, że pogląd Sądu o podobieństwie usług hotelarski i usług restauracyjnych nie jest odosobniony, albowiem w praktyce Urzędu (...) przyjmuje się właśnie, że usługi hotelarskie są podobne do usług restauracyjnych (por. z wykorzystaniem narzędzia „(...)” (...).

Dokonując całościowej oceny zarejestrowanego znaku towarowego powoda oraz oznaczenia jakim posługuje się pozwana, stwierdzić należy, że wykazane zostało przez powoda podobieństwo tych dwóch znaków w stopniu wysokim tak na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej jak i znaczeniowej.

Należało mieć na uwadze, że słowno-graficzny znak powoda zawiera element słowny (...). Z kolei pozwana w chwili zamknięciami rozprawy posługiwała się albo słownym znakiem (...) albo znakiem słowno-graficznym zawierającym element słowny (...) i element graficzny .

W świetle obowiązującego prawa słowa (...) oraz(...) nie mają same w sobie zdolności odróżniającej i nie mogłyby być zarejestrowane jako słowny znak towarowy na rzecz jednego tylko przedsiębiorcy. Przeciwnie, ze względu na ich powszechność (potoczność) mogą z niego korzystać wszyscy uczestnicy rynku. Każde ze wskazanych oznaczeń stanowi słowo występujące powszechnie w obrocie, w oderwaniu od konkretnych towarów bądź usług. Pozostawienie takiego oznaczenia, podobnie jak w przypadku oznaczeń opisowych, poza sferą oznaczeń odróżniających ma służyć pozostawieniu pewnych oznaczeń wolnymi, co pociąga za sobą brak zdolności rejestracyjnej (por. A. Tischner, A. Wojciechowska [w:] R. Skubisz (red.), Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego, tom 14b, 2017, s. 667, Legalis). Zestawienie obu słów tworzące oznaczenie „(...)” zyskuje zdolność odróżniającą. W takim zestawieniu oznaczenie staje się bowiem dostatecznie dystynktywne, umożliwiając odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Nie bez znaczenia dla tej oceny w świetle art. 129 ^{( 1)} p.w.p. pozostaje, że w dniu 25 lutego 2021 r. udzielono powodowi prawa ochronnego na słowny znak towarowy „(...)” zgłoszony w dniu 10 sierpnia 2020 r. m.in. dla usług z klasy 43 klasyfikacji nicejskiej. Pamiętać także należy, że elementem graficznym znaku pozwanej jest , który nie może wpłynąć w istotny sposób na postrzeganie znaku przez konsumentów, albowiem wizerunek ten jest charakterystyczny dla folkloru miejsca, w którym pozwana i powód świadczą swoje usługi. Z kolei symboliczne przedstawienie korali w znaku powoda nie ma charakteru dominującego, zajmuje bowiem mniej miejsca i nie znajduje się w centrum znaku. W ocenie Sądu w przypadku znaków słowno-graficznych odmienna czcionka, kolorystyka i element graficzny nie są w stanie zdominować zdecydowanie dystynktywnego elementu słownego oznaczenia. To element słowny oznaczenia pozwanej ma właśnie dominujący charakter, na co wskazuje pozycjonowanie elementu słownego w całości znaku oraz format tego elementu, a więc z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, to właśnie ten element, zwracać będzie uwagę.

Podobieństwo pomiędzy spornymi znakami wyraża się przede wszystkim w liczbie liter odpowiadającej zestawieniu dwóch słów (...). Posłużenie się przez pozwaną dodatkowymi słowami (...) uznać należy za nieistotne dla stopnia podobieństwa, mając na względzie, iż to początek słowa lub znaku ma szczególne znaczenie w kontekście oceny podobieństwa, ponieważ przyciąga uwagę odbiorcy bardziej niż końcówka znaku (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-109/07 (...) ). Ponadto, jak trafnie wskazał powód, dopisek (...) mogą być przez przeciętnego konsumenta uznane za element opisowy dotyczący ekologiczności lokalu czy też położenia miejscowości w górach, blisko środowiska naturalnego. Nie ulega też wątpliwości, że na płaszczyźnie fonetycznej sporne znaki, uwzględniając powyższą uwagę dotyczącą elementu (...), pozostają identyczne. Dwa oznaczenia są identyczne lub podobne koncepcyjnie, jeżeli są odbierane, jako posiadające tę samą lub analogiczną treść semantyczną (por. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 1997 r, w sprawie w sprawie C‐251/95 (...) ). Treść semantyczna jest tym, co znak ten oznacza, jakie skojarzenia budzi, a w przypadku elementów graficznych tym, co przedstawia. Porównywane oznaczenia ze względu na element słowny, ale także występujące w nim elementy graficzne pozostają identyczne na płaszczyźnie koncepcyjnej, bowiem odnoszą się one do czerwonych korali stanowiących element kobiecego stroju ludowego górali podhalańskich, tj. do biżuterii w postaci naszyjnika z koralowca czy szklanych paciorków w kolorze czerwonych.

Z powyższego porównania kolizyjnych znaków wynika, że z powodu inkorporowania do oznaczeń pozwanej istotnego elementu wcześniejszego znaku powoda, jakim jest element słowny „(...)”, bez względu na elementy graficzne, które wyzbyte są charakteru dominujące oraz iż znaki te przeznaczone są do oznaczania podobnych usług, istnieje realna, co wynika z ustalonego w niniejszej sprawie stanu faktycznego, możliwość skojarzenia oznaczenia pozwanej ze znakiem towarowym powoda oraz ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia usług świadczonych przez powoda i pozwaną.

W świetle powyższego, analiza podobieństwa zestawianego znaku towarowego powoda oraz oznaczenia pozwanej oraz podobieństwo świadczonych usług pozwalają na przyjęcie, że właściwy zainteresowany krąg odbiorców skojarzy ze sobą kolidujące oznaczenia, a co najmniej dostrzeże pomiędzy nimi związek, przy czym dostrzeżenie takiego związku nie musi nawet być natychmiastowe, co z kolei przesądza o spełnieniu przesłanki podobieństwa. Zdarzenia takie zresztą zostały przez powoda udowodnione, zatem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ma charakter nie tylko teoretyczny, lecz rzeczywisty, a działania pozwanej godzą więc w najistotniejszą funkcję znaku towarowego.

Stwierdzając naruszenie prawa wyłącznego powoda, na podstawie art. 296 ust. 1 p.w.p. Sąd zakazał pozwanej naruszania prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy (...) o numerze R. (...) poprzez zakazanie pozwanej wykorzystywania w prowadzonej przez pozwaną działalności zarobkowej oznaczenia zawierającego słowa (...) dla oznaczenia usług gastronomicznych i hotelarskich polegającego na oferowaniu i świadczeniu przez pozwaną usług gastronomicznych i hotelarskich pod tym oznaczeniem, umieszczaniu tego oznaczenia na dokumentach związanych ze świadczonymi przez pozwaną usługami gastronomicznymi i hotelarskimi oraz posługiwaniu się tym oznaczeniem w celu reklamy świadczonych przez pozwaną usług gastronomicznych i hotelarskich.

W tym miejscu wskazać należy, że umieszczenie przez pozwaną oznaczenia (...)w nazwie lokalu, na szyldzie, czy w menu, stanowi używanie znaku towarowego w celu oferowania lub świadczenia usług w rozumieniu art. 154 pkt 1 in fine p.w.p. Z kolei wykorzystywanie przez pozwaną oznaczenia (...) w korespondencji handlowej, w tym tej prowadzonej z powodem, a także w adresie e-mail wykorzystywanym w prowadzonej przez pozwaną działalności gospodarczej, stanowi umieszczanie znaku na dokumentach związanych ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 154 pkt 2 in fine p.w.p. Wyłączność, jaką zapewnia prawo ochronne, obejmuje bowiem używanie znaku w dokumentach i w uwidocznionych adresach e-mail związanych ze świadczeniem usług. Chodzi o wszelkiego rodzaju katalogi, listy, prospekty, cenniki, faktury itp. (por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, System Prawa Handlowego, t. 3, Warszawa 2015, s. 370). Wreszcie posługiwanie się przez pozwaną oznaczeniem „(...)” w serwisach internetowych takich jak (...), (...), (...) czy w wizytówce w serwisie (...) zakwalifikować należy jako posługiwanie się znakiem towarowym w celu reklamy w rozumieniu art. 154 pkt 3 p.w.p. (por. J.R. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2006, s. 164) W istocie, tak jak w przypadku innych oznaczeń odróżniających, używanie w Internecie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego stanowi używanie objęte wyłącznością, jeżeli zachodzi w celu oznaczenia pochodzenia towarów lub usług, czyli w charakterze znaku towarowego, oraz w obrocie handlowym (por. J. Ożegalska-Trybalska [w:] red. R. Skubisz, System Prawa Prywatnego, t. 14b, Warszawa 2017, s. 710).

Jednakże również jako używanie znaku towarowego w celu oferowania lub reklamy świadczonych usług, naruszające prawo ochronne powoda, zakwalifikować należy posługiwanie się przez pozwaną oznaczeniem (...) w domenie internetowej (...), gdyż pod taką domeną jest prowadzona strona internetowa, za pośrednictwem której pozwana oferuje oraz reklamuje swoje usługi. (por. J.R. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2006, s. 163-164, 169) Oceny tej nie zmienia okoliczność, że na stronie tej pozwana utworzyła odrębną podstronę dla (...) Restauracji (...), na którą wchodzi się poprzez „zakładkę” na stronie, skoro użytkownik po wejściu na tę podstronę nadal widzi w domenie internetowej oznaczenie (...). W ten sam sposób zakwalifikować należy używanie przez pozwaną oznaczenia (...) w domenie internetowej(...), która przekierowuje użytkownika „automatycznie” do strony internetowej pod domeną (...), na której pozwana oferuje oraz reklamuje swoje usługi. (por. J.R. Antoniuk, Ochrona znaków towarowych w Internecie, Warszawa 2006, s. 169)

W pkt. 2 wyroku Sąd oddalił powództwo w takim zakresie, w jakim dotyczyło ono „usług, z którymi powiązane jest świadczenie przez pozwaną usług gastronomicznych” nie będących świadczonymi przez pozwaną usługami hotelarskimi, bowiem powód nie wykazał aby pozwana wykorzystywała oznaczenie (...)w odniesieniu do innych usług aniżeli usługi gastronomiczne i hotelarskie.

Ponadto, w sentencji wyroku Sąd pominął określenie poszczególnych sposobów naruszeń wskazanych w pkt. a)-f) pozwu, gdyż ich wyodrębnienie uznać należało za zbędne, skoro w wyroku Sąd zakazał wykorzystywania oznaczenia zawierającego słowa (...) w sposób kompleksowy obejmujący również pkt. a)-f).

O kosztach postępowania orzeczono w pkt. 3 wyroku zgodnie z art. 98 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony art. 100 zd. 2 in principio k.p.c. stanowiącym, że sąd może włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania, jak to miało miejsce w niniejszej sprawie. Na koszty postępowania obciążające pozwaną w łącznej kwocie 5.357,00 zł składały się kwota 5.040,00 zł (1.680,00 zł x 3) tytułem kosztów zastępstwa procesowego powoda zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 15 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.)., kwota 300,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu zgodnie z art. 26a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.). Sąd zasądził trzykrotność kosztów zastępstwa procesowego, mając na względzie zawiły charakter stan prawny w niniejszej sprawie dotyczący prawa własności przemysłowej, a także obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Pełnomocnik powoda sporządził trzy obszerne pisma procesowe, co wymagało sporego nakładu czasu poświęconego na przygotowanie się do sprawy. Ponadto, pełnomocnik czynnie odnosił się do zmian dotyczących oznaczeń wprowadzanych przez pozwaną w toku postępowania, czym przyczynił się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych.

Sędzia Jarosław Antoniuk